[더구루=정예린 기자] 삼성전자가 전직 특허 담당임원과 특허 소송을 벌이고 있는 가운데 대대적인 반격에 나선다. 미국 법원이 삼성전자의 요청을 받아들여 쟁점이 되는 특허의 무효화 여부를 조사하기로 결정하면서다.
19일 업계에 따르면 미국 특허심판원(PTAB)은 최근 삼성전자가 특허 유효성에 이의를 제기한 음향기기·이어폰 업체 '스태이턴 테키야(Staton Techiya)'의 특허 4건을 검토하기로 결정했다. 조사 개시 여부를 기다리고 있는 특허들이 다수 남아 있어 특허 무효 심판(IPR) 사례는 더 늘어날 전망이다.
스태이턴 테키야는 지난해 11월 특허법인 '시너지IP(Synergy IP Corporation)'와 함께 텍사스 동부지방법원에 삼성전자를 고소했다. 두 회사가 보유한 휴대폰 음성인식과 이어폰 관련 10건의 특허를 침해했다고 주장했다. 시너지IP는 삼성전자에서 10년간 특허 전략을 총괄했던 안승호 전 삼성전자 IP센터장이 설립한 것으로 알려졌다.
삼성전자는 이에 대응해 올 초 텍사스 동부지법에 특허 침해 소송 관련 반소를 제기했다. 고소를 당한 직후부터 지난달 6월까지 연이어 IPR도 청구했다. IPR에서 삼성전자에 유리한 판결이 나올 경우 텍사스 동부지법에서 진행중인 소송에서도 삼성전자가 승기를 잡을 가능성이 높다.
이번에 받아들여진 4건의 IPR은 삼성전자가 작년 12월 낸 소송이다. 특허번호 △9,270,244 △9,491,542 △9,609,424 △8,254,591 등이 관련돼 있다.
PTAB의 결정은 같은 사건에 대한 두 개의 재판이 중복되는 가운데 이뤄져 이례적이라는 평가가 나온다. 통상 PTAB의 최종 결정이 나오기 까지는 1년여가 소요되는데 양사가 서로를 맞고소한 텍사스 동부지법 재판 일정과 시점이 맞물리기 때문이다.
PTAB는 핀티브(Fintiv) 사건을 선례로 삼아 병행 중인 소송의 진행 상황에 따라 이의제기를 거부할 수 있다. 재판 효율성을 극대화하기 위해서다. 지난해부터 중복 청구를 각하한다는 기조를 이어왔었다.
하지만 지난달 카티 비달 USPTO 국장이 핀티브 사건을 기반으로 한 재량적 거부에 대한 새로운 지침을 발표하면서 상황이 급반전됐다. USPTO는 재판 속도를 고려하되 기존 소송이 있다는 이유만으로는 법원이 재량적 거부를 활용하지는 않겠다는 방침을 세웠다.
PTAB는 핀티브 사건에서 규정한 6가지 요인에 얼마나 부합하느냐를 기준으로 조사 개시 여부를 결정해왔다. 핀티브 사건이란 애플이 미국 전자결제업체 핀티브의 특허에 대해 IPR을 제기한 사건이다.
PTAB 위원회는 지난 2020년 5월 대상 특허와 관련해 병행 중인 소송이 있다는 점을 근거로 애플의 IPR 요청을 기각하면서 기준으로 6가지 판단 요인을 제시했다. △심판이 개시되면 기존 소송이 멈추는지 △기존 소송 일정과 PTAB 예정 기한과의 근접성 △병행 소송에 대한 기관과 당사자들의 투자(진행 단계) △IPR과 병행 소송에서 제기된 이슈들 사이의 유사성 △소송 당사자들이 같은지 △그 밖에 PTAB의 재량권 행사에 영향을 미치는 상황들 등이다.
한편 삼성전자는 반소에서 원고 측이 오히려 영업비밀을 도용하고 신의성실 원칙을 지키지 않았다고 주장하고 있다. 민사법상 불법 공모 등 불법행위를 저질렀다고 목소리를 높였다. 이에 따른 손해배상, 부당이득 반환, 불법행위 금지를 청구했다.
