[더구루=홍성일 기자] 미국 연방순회항소법원이 지난달 4일(현지시간) 2021년 특허상표청 상표심판원(Trademark Trial and Appeal Board, 이하 'TTAB')이 애플과 재즈뮤지션 찰스 버티니 간의 내렸던 상표권 결정을 뒤집었다. TTAB는 애플의 애플뮤직 상표권을 인정했지만 연방순회항소법원이 이 결정을 뒤집으면서 애플은 애플뮤직 상표권을 주장할 수 없게 됐다. 이번 판결로 태킹(Tacking, 등록상표 전환) 원칙에 대한 관심이 커지고 있다. 

5일 업계에 따르면 코트라뉴욕무역관은 지난달 28일 '애플 뮤직을 둘러싼 상표권 분쟁과 태킹 원칙'이라는 보고서를 통해 애플 뮤직 상표권 분쟁과 태킹 논란에 대해서 다뤘다. 

애플은 2016년 애플뮤직 상표 출원서를 제출했다. 재즈 음악가인 찰스 버티니는 상표 출원 공개 기간에 이의제기 통지서를 제출했다. 찰스 버티니는 1985년 6월 13일부터 페스티벌과 콘서트 등에서 '애플 재즈(APPLE JAZZ)'라는 마크를 사용해왔다. 1990년대 중반부터는 '애플 재즈'라는 상표를 사용해 자신의 레코드 레이블로 음반을 발행하고 배포하기도 했다. 

찰스 버티니는 1985년부터 자신이 사용해온 애플 재즈와 애플이 등록한 애플 뮤직인 혼동을 일으킬 가능성이 크다고 주장했다. 

TTAB는 2021년 4월 16일 찰스 버티니의 반대에 대해서 최종 기각 결정을 내렸다. 두 상표가 구분되며 무엇보다 애플이 2007년 비틀스의 음반회사인 애플 군단(Apple Corps)의 964 상표를 구매했고 해당 상표가 1968년 8월 등록된만큼 우선일자가 빠르다고 주장했다. 해당 상표는 주로 축음기 음반, 컴팩트 디스크 음반에 대한 상표로 태킹 원칙이 적용될 수 있다고 주장한 것이다. TTAB도 이 점을 인정했다. 

2021년 TTAB의 결정을 가른 태킹 원칙은 상표권자가 처음에 사용한 원상표 또는 연방상표법에 따라 등록한 상표를 '법률적 동일성(legal equivalents))'이 유지되는 범위 내에서 그 구성 중 일부분을 변경해 사용한다 하더라도 변경된 상표의 사용으로 인해 상표소유자나 상표권자가 갖는 보통법상 또는 연방상표법상의 권리나 이익을 상실하지 않는다는 원칙이다. 

예를 들어 트위터나 스타벅스, 이베이와 같은 브랜드들은 본래 등록했던 상표와 CI 등을 가지고 있다. 하지만 이후 시대의 변화에 따라 해당 상표와 CI는 일부 디자인이 변경되면서 기존 상표와 유사하지만 다른 형태를 가지게 됐다. 태킹 원칙은 이런 변화에 대해서 인정하고 기업의 권리를 인정해준다는 원칙인 것이다. 

TTAB도 애플의 우선일자를 인정하고 태킹 원칙을 적용해 애플뮤직의 상표권이 찰스 버티니의 반대 의견을 기각했던 것이다. 

하지만 연방순회항소법원은 새로운 상품 또는 서비스가 '실질적으로 동일'해야 태킹 원칙이 적용된다고 판단했다. 법원은 애플 뮤직에 964상표를 연결시키려면 라이브 음악 공연이 축음기 레코드와 실질적으로 동일하다는 것을 보여줬어야 한다고 봤다. 그러나 합리적인 사람이라면 축음기 레코드와 라이브 음악 공연이 같지 않다고 판단할 것이라고 판결하며 TTAB의 판결을 뒤집었다. 

코트라뉴욕무역관은 "애플 사건을 통해 기존의 태킹 원칙의 적용범위가 더욱 구체화됐다"며 "우리 기업도 상표권을 유지하면서도 시대에 맞는 디자인으로 상표를 계속 변화시켜 나감으로써 소비자에게 신선함을 주는 동시에 기업 이미지를 오래 지켜나갈 수 있도록 태킹 원칙을 잘 활용해야 하겠다"고 말했다.